出願「アサインバック」事件

状況

商標は「文字+図形」であり、他人の先行登録として文字で類似する登録商標があり、特許庁の審査では、これを理由に4条1項11号により拒絶されました。

当事務所からの提案&お手伝い

この拒絶拡幅のため、当方が提案しかつ依頼人の希望により、先行登録の商標権者に対して「一時的譲渡」(「アサインバック」と称します)の提案を行う交渉を行いました。
これは一時的に譲渡を受け所有者名義を同一にして4条1項11号の適用を回避し、登録となったのちに、譲渡して権利を戻し元の名義に変更する、という手続きです。

結果

この相手方との交渉に非常に手間取り、約1年の期間を要しましたが、最終的にはアサインバックの手続きを介して登録となりました。

ポイント

本事件の教訓は、このような場合の相手方との交渉を粘り強く行う必要性です。本事件の場合には、相手方権利者はなかなか交渉に応じてくれず。相手方権利者の利害がよくわからなかったことから非常に困惑した経過があります。
このような場合でも、ともかく、最終的な拒絶にならないように特許庁への事情説明を行いつつ、時間を稼ぎ、粘り強く交渉を行うことが重要です。

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