特許の正しいとり方

特許をとる為に必要なことは、

①徹底した事前調査、
②①に基づく戦略的な明細書の作成、
③拒絶通知への戦術的な対応

に尽きます。夫々、説明します。

①徹底した事前調査

事前調査の目的は、二つあります。

ⅰ:発明したアイデアが他人の権利の侵害とならないか。
ⅱ:特許可能性があるか。

です。

ⅰは無用な紛争を避け、費用、時間を節約するためにも絶対に必要です。
ⅱはⅰを前提として出願する価値があるか否かの判断には絶対に必要な作業です。
従って、いずれの観点からも事前の調査は必要なこととなります。
この場合、調査そのものはいわゆる民間の調査会社でも可能ですが、調査会社の調査は関連する文献をリストアップするのみであり、一番依頼人が聞きたい、「他人の権利を侵害する可能性があるか」「特許になる可能性があるか」については明確な言及がない場合が多いものです。

また、特許調査(意匠、商標も同様ですが)は、調査のやり方で結論は全く異なってくる、非常にデリケートな作業です。どのような視点を以って膨大なデータを分析するかに関し、無数のノウハウがあります。

従って、いずれの調査であっても、調査経験の豊富な弁理士・特許事務所に依頼することをお勧めします。

②戦略的な明細書の作成

これは弁理士・特許事務所のノウハウの部分になりますが、一言で言うと、
「何を従来技術とし、その従来技術との関係で、どのように新規性、進歩性を主張できるように特許請求の範囲を決め、特許請求の範囲の請求項の体系を作り、そのストーリーを明細書に書くか」に尽きます。

明細書は発明物語を書く書類であり、請求の範囲は権利として主張する部分を記載する書類です。

①の調査によりその発明を取り巻く環境が分かりますから、その環境の中で、特許庁の審査官はどの文献を根拠にどういう拒絶理由を出してくるか、の一応のシナリオを想定し、そのシナリオに従って、明細書のストーリーを記載することが必要です。

これが出願時点で成立していないと、拒絶理由が発せられた時に、初めて対応方針を策定するために右往左往することが最小限に抑えられ、権利化に向けての安定した対応ができます。

③拒絶理由への戦略的対応

拒絶への応答は、審査官との「論戦」になります。
新規性、進歩性を確保する反論を行うための「文法」は存在しますから、基本的にはその「文法」に沿って反論、修正を行うことになります。

但し、基本は、審査官も人間であることから、弁理士としては「諄々と相手を説得する」「特許性を切々と訴える」ように反論を行うことが重要です。

また、拒絶理由は、ほぼ最低1回、多いときには3回出ます。現在の特許庁の実無では、拒絶理由通知なしで特許になる、という事態は非常に稀です。

現在の審査は、若干でも特許性に疑義がある場合には拒絶理由通知を発し、これに対する出願人の応答を審査することによって出願の審査を行うようになっております。
従って、代理人・特許事務所としては、このような環境下で、できるかぎり広い権利範囲を確保すると共に傷のある部分を補正により排除しつつ、調査時点でおおむね想定できるシナリオに基づき、粘り強く権利化を進める必要があります。

また、同時に、審査に係属する時間が長引けば、それだけクライアントの方々には費用発生が嵩むことから、クライアントの方々の意向を常時確認しつつ、出来る限りの費用発生を抑える形で手続を進める必要があります。

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著者

所長弁理士 木村高明

所長弁理士 木村高明

所長弁理士

専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。

製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。


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