よくご相談いただく質問内容

Q.私のアイデアを権利にしたいのですが、どの権利が適切なのか分かりません

そのアイデアの種類によってどのような権利で保護されるかが決まります。「技術的アイデア」であれば特許又は実用新案で保護、「デザインに関するアイデア(新しいデザイン)」であれば意匠登録で保護、商品、サービスの名前に関するアイデア(新しい商品、サービスの名前)であれば商標登録で保護されます。

先ずは、アイデアの内容を詳しく教えてください。それにより、SMEs(中小零細・個人企業)保護業務20年の各種ノウハウを使って、最適な保護となるようにアドバイスさせていただきます。

Q.この技術に関するアイデアが特許になるかどうか、教えてください。

 「技術に関するアイデア」であれば、特許又は実用新案で保護されます。但し、特許の場合には、特許になる前に厳しい審査があります。

どのような審査をするかといえば、そのアイデアが新しいか否か(新規性)、そのアイデアが従来よりも進歩しているか(進歩性)等を特許庁の審査官が厳しく審査します。

この2つのハードルをクリアすれば概ね特許になるのですが、「進歩性」のハードルはなかなか高く、多くの方がこの点でご苦労をされます。その際に、力になるのが弁理士です。一方、実用新案にはこのような事前の審査はありません。登録後に必要な場合に行うようになっています。

従いまして、そのアイデアに新規性と進歩性があれば、特許の可能性がある、と言えます。

新規性と進歩性があるか否か、を申請(出願)前に確認したい場合には、特許事務所に「事前調査」を依頼することにより概ねの結論、審査での本件進行のシナリオを確認することができます。

Q.会社名、商品名、サービス名は登録する必要がありますか?

 ぜひ、登録(商標登録)されることをお勧めします。

例えば会社名の場合には「商号」でもあるので「商号登記」することもでき、費用、手続も商標登録に比して低く、容易ですが、他社の模倣を規制する力は非常に弱くなります(同一所在地で同一の商号の使用を禁止できるのみ)。

商標登録の場合には、全国的に同一又は類似の商標の他人の使用を排除できます。他人の模倣に対して戦える力は圧倒的に商標登録の方が圧倒的に強いといえます。

 また、社名、商品名、サービス名を事前に調査せずに使用していた場合で、他人の商標権を侵害している場合には、他人の商標権に基づき権利行使(御社の社名、商品名、サービス名の使用禁止の法的要請)を受ける可能性があります。

 一度、ウェブサイト、各種広告、事務用品等に使用した名称を変更することは非常に煩雑であると共に変更に要する費用が発生しますし、コンプライアンスを重んじる近年の傾向の中では取引他社からコンプライアンス意識が低いのではないか、という目で見られ、取り引きに影響がでる可能性も考えられます。

 ですから、ぜひ、スタートアップ、起業、新商品販売等の際には、もしくはその後でも、少なくとも、商標の侵害調査を行い。可能であれば、(早いもの勝ちなので)商標登録を先に行うことを強くお勧めします。これにより新ビジネスを安心して行うことができます。

Q.新しいデザインを考えたのですが登録できますか?

 「新しいデザイン」は意匠法で登録できます。但し、登録のためには事前に厳しい審査があり、以下の要件をクリアする必要があります。

(1)物品性(具体的な工業製品に具現化されたデザインであること。単なる頭の中のデザイン、スケッチされたデザインは保護の対象にならない)

(2)新規性(デザインとして新しいこと)

(3)創作非容易性(周知のデザイン等ではないこと)

なお、具体的な物品のデザインとして登録されるので、権利範囲は特許、実用新案に比して狭いことは認識しておく必要があります。

Q.自社商品の形と名前をマネされました。名前を商標登録していないのですが何とかなりませんか?

 一定の条件下で、「不正競争防止法」により対処できます。

自社商品の形」の場合には、自社商品の販売の日から3年以内であれば保護されます。但し、その商品が必然的に有する携帯の場合には保護されず、やはり特徴のある形態に限られます。また、その商品の形態が業界で有名な場合には3年経過後でも保護される可能性があります。

また、「自社の名前」の場合には、その名前、名称が業界で有名になっている場合には、保護されます

ここで「保護される」という意味は、模倣した他人の商品の販売停止、損害賠償まで請求できる、という意味です。非常に強い保護を受けられます。当所は、不正競争防止法違反に基づく訴訟事件において、SMEs(中小零細企業・個人事業)である原告側となり、和解により実質勝訴した経験があります。

Q.事前調査とは何ですか? 必要な理由は?

 当所で行う「事前調査」には大きく分けて2つの重要な目的があります。

 第一の目的は、「審査結果の事前のアセスメント」、第二の目的は「侵害のアセスメント」です。

 第一の「審査結果の事前のアセスメント」に関しては、特許、商標、意匠の場合、申請(出願)後に厳しい審査がありますので、出願前に、登録されるためのハードル(特許要件、登録要件と言います)を越えているか、否かを、とりあえず確認することにより、事前調査なしで申請を行った場合の費用の無駄を排除できます。

また、審査では、特許要件、登録要件を満たしていないと判断された場合には、「特許、登録はできません」という通知(「拒絶理由通知」といいます)が、その理由と共に出願人に通知されます。この「拒絶理由通知」をいかに乗り越えるかが勝負になります。

この「勝負」を予め出願前に、ある程度シュミレーションできるのが事前調査です。従って、ある程度の作戦を立ててから、余裕をもって特許庁の「審査」という戦場に乗り込むことができ、突然の「拒絶理由通知」にも、さほど右往左往することがなくなります。

第二の目的は、権利侵害のアセスメントです。

当所の多くの中小零細企業・個人事業(SMEs)の顧客様は、「新製品の製造、販売にあたってアイデアを登録しておきたい」という場合がほとんどです。従って、単に、特許しておきたい、登録しておきたい、というものではなく、新製品の販売と結びついています。この場合、販売した結果、他人の特許権、商標権、意匠権等の権利を侵害することがないようにすることが必要です。

他人の権利という「地雷」を踏んでしまうと、紛争事件、場合によっては訴訟事件が立ち上がり、この処理に追われることになります。この作業は、ビジネスでは非常に後ろ向きな作業であり、マイナスなエネルギーを要すると共に、相当の時間とコストが発生します。このような事態を回避するためには、そのような紛争解決費用に比して非常に低額で済む侵害調査を事前に行うことを強くお勧めします。

Q.貴所に依頼した場合の費用と時間を教えてください

 特許調査には、約3週間程度、意匠、商標の場合には2週間程度です。結論は、紙面での詳細な「調査報告書」(サーチレポート)でお送りします。費用は、特許・実用新案(特許調査)の場合には約7万円、意匠調査の場合には、約7万円、商標調査の場合には、約   6万円です。

Q.調査はどのように行うのですか?

 特許庁は、「J-PlatPat」という、今まで自らが発行した特許、実用新案、商標、意匠登録を記録した自前のデータベースを保有しています。このデータベースはインターネット上に一般公開されております。従って、一般の方でもこのデータベースに入り込むことはできます。

 但し、このデータベースから調査対象となるアイデア、商標等に関連するデータを抽出することが非常に困難、煩雑です。

 「特許・登録可能性調査」の場合、サーチエンジンには、キーワード検索できる機能もありますから、一般の方は手軽に「キーワード検索」を行うことにより、一応の調査ができます。

但し、「キーワード検索」の調査のみでは調査精度が非常に低く、実際に有効に使用できるような正確な情報を入手することはできません。

特許の場合には、「FI」、「Fターム」を駆使して調査精度を高め、商標の場合には、「商標」の把握の仕方を侵害の観点から行い(「商標の類似」概念)、商品等に関しては「類似群コード」を使用して行います。意匠の場合には、「意匠分類」を使用します。この辺りの知識は、非常に専門的であり、一般の方々では駆使することは困難と思われます。

 また、特に、「侵害調査」の場合には、特許、商標、意匠の侵害訴訟の経験がないと、なかなか正確な判断ができません。これは侵害訴訟における「侵害論」の考え方を理解していないと、権利範囲解釈ができないことによります。

 

従って、調査は、以上のように非常に専門的でありかつ重要で、「産業財産権」業務は、「調査に始まり調査に終わる」ということができます。ですから、ぜひ、調査は自分だけで行わず、調査を行える特許事務所にご依頼ください。

 当所では、創立以来、20年に亘り、一貫して、SMEs(中小零細・個人事業)の顧客様に「事前調査」をお勧めし、各種の成果を上げてきております。

Q.調査は全ての特許事務所、調査会社で行っておりますか?
調査を所定の精度で行っている特許事務所は少ないと思われます。その理由は、特許事務

所の一般的な業務ではないからです。

特許事務所の、事実上の一般的な、大部分の業務は「権利取得業務」です。特許、実用新

案であれば、明細書を作成して出願することであり、商標であれば商標見本を作成し、商品役務区分を決めて出願することです。

しかしながら、これらのスキルと調査に要するスキルは全く異なります。逆に言えば、産業財産権の権利取得、紛争解決業務に要する全てのスキルを必要とするのが調査業務です。

ですから、「産業財産権業務は調査に始まり、調査に終わる」といっても過言ではないのです。「調査」は非常に奥が深い仕事です。

ですから、一般的に、特許事務所及び専門の調査会社は「侵害調査」を行わない傾向が強

いと思われます。「侵害判断」は非常に責任が重く、かつ侵害訴訟の経験がないと不可能であるからです。また、「登録可能性判断調査」に関しては、審査実務をよく学習、経験していないと正確な、突き詰めた判断は不可能です。

 また、大企業は知財部で各種調査を行うことができますので、大企業を顧客とする特許事務所では調査の経験がない場合が多いと考えられます。

しかしながら、中小零細企業・個人事業(SMEs)はそのような知財部を有さないことから、当所のように中小零細企業を顧客の主体としている特許事務所では「調査業務」が不可避となります当所では、創設以来、20年に亘り、SMEs(中小零細・個人企業)を含め、全ての顧客様に事前調査をお勧めし、夫々に成果を上げてきております。

Q.申請(出願)について、費用と特許、登録までの時間を教えてください

 特許庁は全ての法域において「審査段階」と、その上級審である「審判段階」の2段構えの体制をとっております。

 特許の場合は、「審査段階」で特許が成立した場合、概ね70万円、「審判段階」まで事件が進んだ場合には全体で概ね140万円程度です。実用新案の場合には、約25万円~35万円程度、商標の場合には、約35万円、意匠の場合には、約40万円程度です。これらの費用には事前調査費用も含みます。

 特許、登録までの時間に関しては、基本的には特許庁の審査事務速度によるのですが、特許の場合には、現状(令和4年現在)、特許庁は、審査請求から約8~10ヶ月で最初の通知(拒絶理由通知又は特許査定)を発送するようにしている模様です。

 この期間を短縮できる制度があります(「早期審査」及び「スーパー早期審査」)。これは基本的にSMEs(中小零細・個人企業)向けの制度です。但し、一応の条件(実施予定、海外出願)があります。

「早期審査」の場合には、認められれば3ヶ月程度で最初の通知が発送されるようになり、「スーパー早期審査」の場合には1か月まで短縮できます。

もし、審査結果を早期に得たいという場合には、ご相談ください。当所では長年の経験があります。

いずれも、審査官が行う審査を出願人側で肩代わりするような手続になっており、事前に調査して新規性、進歩性に関する出願人の見解を記載した書面を提出して早期の審査を、申請書要件を満たしていることを記載して要請します。

また、意匠、商標の場合には、8~10ヶ月です。

Q.出願すればそのまま特許になるのですか?

 出願したままでは特許にはなりません。特許の場合には、非常に厳しい「特許要件の審査」があります。この「審査」をしてもらうためには「出願審査請求」という手続を出願とは別個に行う必要があります。「出願審査請求」が出願と同時又は3年以内に行うことができます。

また、「特許要件の審査」とは、主に「新規性」及び「進歩性」に関する審査で、「その発明が客観的に見て新しいか否か」、「その発明が客観的に見て従来より進歩しているか否か」の判断を特許庁の審査官が行います。

 「審査」とは、簡単に言えば「特許庁によるあら捜し」です。特許庁は「原則、特許、登録は認めません。例外的に要件を満たしていれば認めます」という姿勢のお役所です。従って、徹底的にその発明の弱点を、過去の類似特許文献(「先行文献」といいます)に基づき突いてきます。

この場合の「特許を拒絶する理由」を記載した「拒絶理由通知」が最低1回から2、3回にわたり出願人に対して発せられます。これに対しては、出願人が反論する機会、内容を修正する機会が認められているのですが、審査官との間では、書面による、非常に専門的な、厳しいやり取りになります。

この場面で最も頼りになるのが弁理士で、出願人の立場で徹底的に審査官、特許庁と戦います。この関係は、犯罪事件における「検察官」と「弁護士」の関係によく似ています。ともかく、特許や商標登録等は戦いとるもので、手続すれば自然に特許、登録になるのではありません。

SMEs(中小零細企業。個人事業顧客)の場合の拒絶通知への対応の仕方と大企業の場合の対応の仕方は異なります。当所では、SMEs(中小零細企業。個人事業顧客)方々の案件に長年の経験がありますので、そのノウハウを活かし、このような場合に出願人の強い味方になります。

Q.自分で出願することもできますか?

 もちろん、発明者の方、出願人の方が自分で出願することもできます。あくまでも弁理士は弁護士と同様に「本人の代理人」で、法律上は、本人手続が原則なのです。但し、作業が非常に専門的、法律的、技術的であることから、弁理士に依頼する方が非常に多い、というのが現実です。

インターネットにより様々な出願情報が容易に入手でき、出願書類のフォーマット、特許明細書等の文章の記載の仕方も分かりますので、ご自分でも作成することも可能です。これは特に、商標出願においては、比較的に容易と思われます。

 但し、特許明細書は、将来、不動産の登記簿のような「権利書」になる書類です。特許等の場合には、発明を表現した文言、言語そのものに権利が左右され、これにより審査対象、権利範囲が確定します。

従って、どのような用語を使用するか、どのように表現するか、どのような文書で記載するか、に関しては、非常に高度な作業となります。

 

特許明細書の場合、技術が分かっていれば、一応の文章作成は可能かもしれませんが、「従来の関連する特許文献との関係で新規性、進歩性を主張しつつ、より広い権利範囲を取れるように請求範囲、明細書を作成する」という作業は、経験豊富な弁理士にとっても、簡単な作業ではありません。商標出願の場合には、特に、「指定商品・指定役務」の記載の仕方に特に留意する必要があります。

 一般の方の作成された特許明細書、商標願書で出願され、不適当な記載によりその後の拒絶理由通知において反論が困難になった、という事態も多々ありますので、始めから弁理士、特許事務所へ依頼される方がトータルで見た場合には、コストも削減できますので、基本的には、弁理士、特許事務所への依頼をお勧めします。

Q.新製品を販売して好評なので特許を取りたいと考えています

 この場合、販売から1年以内であれば特許にチャレンジすることが可能です。1年を経過していた場合には不可能です。この理由は特許要件としての「新規性」にあります。

 「新規性」とは、出願の時点で、その発明が客観的に新しい(同一の発明が世の中に存在しない)、ということです。従って、出願前に販売されたという場合には、世の中に、その発明がインストールされた製品が出回っており、発明を世の中の人々が認識している可能性が高いから、特許庁の審査においては「新規性がない」と判断される可能性があるからです。

 このような場合、販売から1年以内の出願であれば、「新規性喪失の例外」という手続があり(特許法第30条)、この手続を行うことにより、「新規性は喪失しなかったものとして審査で取り扱う」ことが可能となります。

 但し、1年の期間を経過すると、この例外手続が効かなくなりますので、原則としては、販売、発表、ウェブ掲載、新聞、雑誌発表等の前に出願を完了することをお勧めしております。

Q.実用新案権は特許権よりも弱い権利でしょうか?

 これは一部当たっており、一部正確ではありません。

実用新案は無審査で登録になる(事前に、新規性、進歩性の審査を行わない)ので、確かに、発生した登録には新規性、進歩性の不明確な権利も存在しています。これらの権利は無効になる可能性のある権利です。

但し、実用新案の場合には、「技術評価制度」という事後的な審査制度があり、これを利用することにより権利価値を確認できます。

 この「技術評価制度」により「新規性、進歩性がある」と評価された実用新案権は特許権に全く見劣りせずに、権利行使(侵害者に対して警告、訴訟的)も行えます。当所では実用新案権に基づく侵害訴訟を原告側で大企業との間で戦った経験があります。

 また。実用新案制度は使い方にコツがあります。実用新案制度の強み、弱みを知って使えば、実用新案制度はSMEs(中小零細・個人企業)の非常に強い味方になります。

 当所は、この理念に基づき、創設以来、SMEs(中小零細・個人企業)の方々に実用新案制度の積極的利用をお勧めしてきており、実際のお客様のビジネスにおいて大きな成果を上げております。ぜひ、お気軽にご相談ください。

Q.ホームページに『無料相談』と書いてありますが、『無料相談』とは何ですか?

 「無料相談」は、お持ちのアイデアに関する出願の戦略に関するご相談になります。

基本的には、「ご自分のアイデアで権利を取りたい」という場合に、そのアイデアをどのような権利にできるか、という「発明・アイデア選別/抽出」の「対象を特定するご相談」と、特定された対象をどの法律で保護するのが妥当か、という「法域選択のご相談」が主なものです。この「無料相談」は非常に重要で、今後の権利化に至る中で、貴社の方向性を決める

ことになります。

「無料相談」では、当所の大量のノウハウに基づき、審査での「いかに費用を抑えて、効率的に権利化を図るか」という効率的権利化の観点、のみならず「いかに紛争を抑止、紛争を効率的に解決できるか」という紛争対応の観点の双方から、丁寧に、ご納得のいくご相談をさせていただきます。

Q.費用は特許事務所によって違うものでしょうか?

 異なります。

平成12年までは、日本弁理士会が作成した「弁理士報酬額表」(料金表)が存在したことから、その料金が業界でも基準となっておりました。しかしながら、「弁理士報酬額表」は平成13年に廃止されておりますので、現在では、各弁理士、各特許事務所は合理的な根拠に基づいた上で、自由に料金、手続き費用を定められようになっております。

 従って、現状、特許事務所業界では、「固定額制」、「従量制」、「成功報酬制」等のスタイルが存在します。

 当所では、登録案件の紛争事件への発展の可能性、特許庁審査の高度化等の現状に伴い、案件毎で異なる「従量制」を基本としております。案件毎に様々な要因により難易。ボリュームの大小が生じている現状からは「従量制」が、顧客様、弁理士側双方にとって合理的である、と判断しております。

当所は、SMEs(中小零細・個人企業)のご事情はよく了解しておりますので、SMEsの顧客様の事情に合わせて顧客様の納得のいく費用設定をご提案させていただきます。

Q.ビジネスの新しいやり方を考えたのでビジネスモデル特許を取りたいです

「ビジネスモデル特許」という語は正確な法律用語ではありません。特許庁は「ビジネス関連発明」と呼んでおります。この分野は、30年ほど前から審査実務上、特許が認められてきている分野です。

この分野での留意点は、先ず「発明の成立性」です。そのビジネスモデルのアイデアが、何らかのビジネスを行うソフトウェアを実装するサーバと、そのサーバとネットワークを介して接続されたコンピュータ等の端末機」という要素が含まれていることが必須です。これを特許庁は「ハードウェア資源」と呼び、ビジネスモデル発明の成立要件としております。

 この成立要件を前提にして、一般の発明案件と同様に、新規性、進歩性を審査していきます。

Q.外国で商品を販売するのですが、日本の特許、商標登録の権利で保護されますか?

 日本の特許等の効力は日本にしか及びません。もし、米国で販売される場合には、米国と特許等を取得することが必要です。これを「属地主義」といい、国際法上の概念で、海外で知財に関する権利を取得する際の基本的な考え方です。

Q.外国で権利を取りたいのですが国際特許を取れますか?

 「国際特許」という語は、マスコミでは時折目にしますが、これは法的には正しくありません。外国での特許は、あくまでも各国ごとにとる必要があり、「国際的に通用する特許」は今の制度化では存在しません。

但し、「国際出願」という概念は法的に存在します。

PCTという国際制度があり、外国で、特に多数国で権利化する場合に、各国への手続を約30ヶ月程度後送りにして、日本の事業の進行状況を見ながら各外国への権利化の手続を進めることができ、便利な制度です。当所では原則として、このPCT制度の利用をお勧めしております。

Q.中小企業なのですが大企業に自社の権利を侵害されています。どうすればよいですか?

 貴社の権利(特許、実用新案、商標、意匠)が有効であれば、以下の措置を取れます。

先ずは、警告書を内容証明郵便で大企業に発送して、侵害行為の停止を正式に要請することができます。大企業側の回答により陳謝と共に侵害行為を停止するのであれば、紛争事件は基本的に終了します。後は、発生した損害を何らかの形で填補してもらうことの交渉になります。

次に、大企業側が侵害行為を停止しない場合には、本格的な紛争事件が立ち上がります。この場合には、大企業側は侵害行為を止めることができない何らかの事情があると思われます。このような場合には、大企業側は貴社と戦う覚悟である、と思われ、貴社の権利に対し、必ず、無効審判を請求して権利をつぶそうとしてくる場合が一般的であり、この対処が必要です

 この場合には、特許庁で無効審判事件が立ち上がり、この処理に約8か月程度はかかり、その審決が出た場合には、大企業側は知財高裁へ出訴する可能性もあります。この権利の無効確認の結論が出た時点で、貴社は大企業を提訴する、という進行が良いと思われます。

 紛争事件はできるだけ回避した方がベターですが、戦う必要がある場面では、貴社の権利、利益を守るために戦うことが重要で、権利主張は明確に行うべきです。但し、最終着地点を見ながら戦う必要があり、「和解」も考慮に入れながら柔軟に紛争対応を行うことがよろしいと思います。

当所では、SMEs(中小零細・個人企業)の顧客様の各紛争事件、各種訴訟事件に長年の経験があります。様々なノウハウを蓄積しておりますので、紛争事件に関してもお気軽にご相談ください。


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