侵害の事実を発見した場合

侵害の事実を発見した場合、相手方に警告書を発送することを決意した場合、警告書発送の前に、
その紛争処理のシナリオを作っておく必要があります。
即ち、その紛争事件の目的、着地点を明確にしておくことが重要です。

その紛争事件の規模、解決の目的（侵害製品の差止、市場からの撤廃、在庫品の廃棄のみを
目的とするか、金銭賠償までの目的とするか）、和解を行う場合の条件、等を、自社の経営状態及び
侵害者の経営状態、マーケットの全体状況等を考慮に入れ、紛争処理の初期段階で
明確にしておくことが最も大事です。

特に、自社の損害額を正確に把握し、紛争事件の規模を正確に認識しておく必要があります。
仮に、訴訟を立ち上げたが相手から取れる金銭賠償額が少なく、弁護士、弁理士への費用支払いで赤字になった、という状態にしないことが必要です。

自己の権利の健全性

また、自己の権利の健全性に関しても、実際に権利行使を行う以前に確認しておく必要があります。
すべからく知財権は不安定な権利です。

即ち、特許庁の厳正な審査を経て認められた権利ではありますが、「無効審判制度」があることから、場合によっては、無効審判により無効とされる可能性を秘めた権利でもあります。
権利が無効になってしまえば、権利行使一切の根拠がなくなってしまうことから、
アクションを起こす前に自社の権利が無効理由を含むか否か、の調査を徹底して行うことが
必要です。

この調査は必要に応じて、外国での調査を含みます。

警告書の発送後

警告書を発送した後は、相手方との答弁書でのやり取りが続きますが、場合によっては、この段階の話し合いでは、侵害者側も切実なプレッシャーがない場合もあることから、なかなか解決に至らない場合もあります。

何度も警告書を発送することはナンセンスで、多くとも２回程度が限界です。
「これ以上話し合いをしても無駄である」という心象を得た場合には、「行司のいる土俵で話し合いを
しましょう」ということで訴訟提起となります。

訴訟の場では、裁判所という環境の中で紛争事件に関する解決の方向性を探ることとなりますので適度のプレッシャーがあり、権利者側及び侵害者側の双方にとりよい環境であるともいえます。

但し、訴訟費用も低くはないことから、費用対効果の観点からの判断が必要です。

訴訟提起について

侵害訴訟においては訴訟提起は、弁理士と弁護士との協働作業となり、弁理士は事件に対して「補佐人」として関与します。侵害訴訟は、前半戦の「侵害論」と後半戦の「損害論」に分かれますが、
侵害論では弁理士は特許の内容を熟知していることから非常に重要な役割を果たします。

これに対し、損害論は基本的に弁護士側の作業となります。

紛争事件の考え方（１）

また、仮に訴訟を提起する場合であっても、判決を獲得するために訴訟を遂行することは原則として
避けるべきと考えます。

紛争事件の考え方の基本は、双方ができるかぎりハッピーになるような「WIN－WIN」の関係を
いかに形成するか、であり、相手を完膚なきまでに叩きのめすことではありません。

あくまでも和解による紛争解決を原則に考え、いかに有利な和解交渉を行うか、という点に収束して
訴訟活動を行うべきです。

紛争事件の考え方（２）

知財の紛争事件の多くは、権利者の方は、当然のことながら自分の生み出した知財に愛着を持っておられることから、侵害者に対して「マネをした悪者である」という感情を持ちがちで、知財紛争が、
訴所、無効審判、訂正審判、訂正無効審判等と泥沼化しがちなのは、権利者側の正義感に基づき
紛争がスタートするところが大きいと思います。

従って、仮に侵害者側が故意による侵害であろうと、あくまでも知的財産権は経営のツールである、
という認識をしっかりと持ち、紛争処理を客観的に行うことが必要です。

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