弁理士泣かせの「進歩性」

進歩性は日本の特許要件の中で、もっとも手ごわい特許へのハードルであり、多くの出願人の方々は進歩性のハードルを越えるのに苦労を強いられる。

その理由は、特許庁の審査官により、技術分野によっても進歩性有無の判断のレベルは異なる場合がある。さらに、特許庁内部（審査部門と審判部門）でも判断が異なり、特許庁と裁判所の間でも判断が異なる場合がある。

進歩性は、各国の特許要件に存在するが、各国、特に日、米、EPO（欧州特許庁）（これらを「三極」と称する）の間では進歩性に考え方が異なる。

日本特許審査実務においては、結論からいえば、「従来技術に比較して顕著な効果がある」ことを論理的に主張、立証できれば、先ずは、特許庁及び裁判所で、進歩性は容認される。

進歩性の判断は、「新規性はあるが、特許を付与するほどに従来の技術とは異なっているか」という観点からのハードルであり、どの程度、従来技術と差別化ができ、距離的に離れれば特許にできるのか、が一義的に明確ではなく、その意味で、非常にアナログ的な意味合いの強い概念である。従来との圧倒的な差異、又は従来にない圧倒的な効果を奏することができるような「大発明」であることを立証できれば確実に進歩性は認められるが、現代の圧倒的多数の発明は全て「改良発明」である。

このような場合に進歩性を認めるか否か、に関しては、最終的には、審査官の技術感、社会観、もっといえば、基本的に当該技術に対して肯定的であるか否か、も関わってくる。また、当然のことながら、技術分野においても進歩性のハードルの高さは異なる。また、特許庁内部でも審査では進歩性が否定されたが審判で認められる場合もある。また、特許庁で進歩性が認められなくとも、裁判所で認められる場合もある。

このように進歩性判断は非常に様々な変動要素を含む、微妙な判断である。従って、この判断が恣意的にならないように特許庁は「特許審査基準」を制定して公開し、審査官の進歩性判断の指針としている。にもかからず、なお、進歩性判断には上記のような変動要素がなおある。

米国では米国特許法103条に「発明の非容易性」（Unobviousness）として規定され、欧州（EPO）はEPC56条に「進歩性」（Inventivestep）として規定されており、日本では特許法29条2項にEPO同様に「進歩性」として規定されている。

かつては、日本は進歩性のハードルが高いから、日本で特許にならなくても、米国は非容易性なので特許の可能性がある、と言われていた。しかしながら、近年は、米国での、「KSR判決」の影響で、特許庁の審査における非容易性のハードルは日本以上に高いと思われる。その結果、日本における一般的な特許率は70％と公表されているが、米国での特許率は50％前後となっており、ちなみに欧州も50％前後である。

日本の場合は、「効果の顕著性」、「証拠文献から当該発明の構成に至る示唆の有無」が主張のポイントであるが、米国の場合にはあくまでも「構成の差異」である。従って、日本と米国の弁理士、特許弁護士が、夫々、外国である日本及び米国で、自国で行っている進歩性に関するロジックで特許庁に反論したとしても有効ではない。

• 特許申請に関する詳しいご案内はこちら